Um eine Marke aus dem Register zu löschen, wird nicht in jedem Fall dieselbe Klage erhoben. Eine bereits bei der Eintragung bestehende Rechtswidrigkeit führt zur Nichtigkeit; Gründe, die erst später entstehen, wie Nichtbenutzung, Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung oder irreführende Benutzung, führen zum Verfall. Die Nichtigkeit wird beim Gericht geltend gemacht. Seit dem 10. Januar 2024 prüft das Türkische Patent- und Markenamt (TÜRKPATENT) Verfallsanträge, vorbehaltlich der Übergangsbestimmungen. Der Weg zur falschen Stelle kann dazu führen, dass sich der Erfolg eines starken materiellrechtlichen Grundes verzögert. [S1]
Dieser Beitrag behandelt für in Türkiye eingetragene Marken den Unterschied zwischen den beiden Wegen, die Beweise bei der Behauptung der Nichtbenutzung und die Folgen der Löschung aus dem Register. Es sollte nicht angenommen werden, dass eine Eintragung im Ausland in Türkiye automatisch denselben Schutz gewährt; internationale Registrierungen mit Wirkung für Türkiye werden gesondert beurteilt.
Der grundlegende Unterschied zwischen Nichtigkeit und Verfall
Nichtigkeit: Rechtswidrigkeit bei Beginn der Eintragung
Artikel 25 des Gesetzes Nr. 6769 über das gewerbliche Eigentum (Sınai Mülkiyet Kanunu, SMK) regelt, dass die Nichtigkeit aus den in den Artikeln 5 und 6 genannten Gründen beantragt werden kann. Beispiele sind ein Zeichen ohne Unterscheidungskraft, das die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, eine Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke, ein Eingriff in ältere Rechte oder eine bösgläubige Anmeldung. Jeder Grund wird nach seinen eigenen Voraussetzungen geprüft. Dass eine Marke ähnlich erscheint, führt für sich genommen nicht für alle Waren und Dienstleistungen zur Nichtigkeit.
Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen die Person, die zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Register als Markeninhaber eingetragen ist, oder gegen ihren Rechtsnachfolger. TÜRKPATENT wird in dieser Klage nicht allein deshalb als Beklagte benannt, weil sie die Eintragung vorgenommen hat. Demgegenüber ist die Parteistruktur bei einer Klage auf Aufhebung einer Entscheidung des Amtes eine andere. Aus der Klageschrift muss klar hervorgehen, auf welche Entscheidung oder welches Recht sie zielt.
Verfall: Umstände, die den Fortbestand des Schutzes betreffen
Art. 26 SMK nennt als Verfallsgründe unter anderem die fehlende ernsthafte Benutzung der Marke, ihre Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung infolge des Verhaltens des Inhabers oder weil er die erforderlichen Maßnahmen unterlassen hat, die irreführende Benutzung sowie den Verstoß gegen die besonderen Voraussetzungen für Garantie- oder Kollektivmarken. Die Nichtbenutzung ist lediglich der am häufigsten anzutreffende Grund; nicht jeder Verfallsantrag stützt sich auf die Behauptung einer fünfjährigen Nichtbenutzung.
| Prüfungsgegenstand | Nichtigkeit | Verfall |
|---|---|---|
| Kernproblem | Die Voraussetzungen der Eintragung bei Beginn | Die Voraussetzungen für den Fortbestand des Schutzes |
| Prüfende Stelle | Das zuständige Zivilgericht | In der Regel TÜRKPATENT |
| Beispiel | Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke | Fünf Jahre ohne ernsthafte Benutzung |
| Wirkung in zeitlicher Hinsicht | Reicht in der Regel bis zum Anmeldetag zurück | In der Regel der Tag des Verfallsantrags; ein früherer Zeitpunkt, wenn die Voraussetzungen vorliegen |
| Teilweises Ergebnis | Kann auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschränkt werden | Kann auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschränkt werden |
Wann kann eine nicht benutzte Marke für verfallen erklärt werden?
Wie wird die Fünfjahresfrist beurteilt?
Nach Art. 9 SMK ist eine Marke, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Eintragungstag ohne berechtigten Grund in Türkiye nicht ernsthaft benutzt wurde oder deren Benutzung ununterbrochen fünf Jahre lang ausgesetzt war, vom Verfall bedroht. Anmeldetag und Eintragungstag können voneinander abweichen. Als Erstes sind aus dem Register der Eintragungstag und die Waren und Dienstleistungen zu überprüfen, für die Schutz begehrt wird.
Dass eine Marke fünf Jahre alt wird, bedeutet nicht automatisch ihren Verfall. Es bedarf eines Antrags, und der Markeninhaber kann seine Benutzung oder einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung geltend machen. Allein das Vorhandensein einer Adresse im Register, die Fortführung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens oder das Erscheinen der Marke auf einer Website wird auch nicht für alle Waren und Dienstleistungen als Nachweis ernsthafter Benutzung angesehen.
Welche Benutzungen können berücksichtigt werden?
Berücksichtigt werden können die Benutzung in abweichender Form, ohne dass die Unterscheidungskraft der Marke verändert wird, die Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers sowie im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen die Benutzung für Ausfuhrzwecke. Die Benutzung eines völlig anderen Zeichens rettet die bestehende Eintragung dagegen nicht immer. Die Firma auf einer Rechnung ist von der Benutzung der Marke als Zeichen, das auf die betriebliche Herkunft hinweist, zu unterscheiden.
Bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung werden die Art der Branche, die Größe des Marktes, der Preis der Ware, die Verkaufshäufigkeit und die Kontinuität der Benutzung gemeinsam berücksichtigt. Massenkonsumgüter und selten verkaufte große Maschinen lassen sich nicht an derselben zahlenmäßigen Schwelle messen. Das Gesetz kennt keinen einheitlichen Mindestumsatz und keine einheitliche Mindestzahl an Rechnungen für alle Branchen.
Die Wirkung einer Benutzung in letzter Minute vor dem Antrag
Wenn ein Markeninhaber, der erfährt, dass ein Verfallsantrag auf ihn zukommt, die Benutzung lediglich aufnimmt, um das Ergebnis abzuwenden, wird dies gesondert geprüft. Die Dreimonatsfrist in Art. 26 SMK und die Vorbereitungsregel im Zusammenhang mit dem Erfahren von der bevorstehenden Antragstellung sind wichtig. Nicht jeder zeitnahe Verkauf ist automatisch unbeachtlich; der Zeitablauf und der tatsächliche geschäftliche Charakter der Benutzung müssen dargelegt werden.
Wie werden Benutzungsnachweise vorbereitet?
Die stärkste Akte entsteht nicht dadurch, dass wahllos viele Unterlagen beigefügt werden, sondern dadurch, dass dargelegt wird, welche Ware oder Dienstleistung und welches Datum jede Unterlage belegt. Wenn zwischen der Rechnung für ein Produkt, dem Produktfoto, dem Lieferschein und der Katalogseite eine nachvollziehbare Verbindung hergestellt wird, erleichtert dies die Beurteilung.
| Unterlage | Was sie belegen kann | Woran sie für sich allein scheitern kann |
|---|---|---|
| Rechnung und Lieferschein | Datum, Menge, Kunde, Geschäftsvorfall | Benutzung der Marke auf dem Produkt |
| Verpackung, Etikett, Produktfoto | Die tatsächliche Art der Benutzung des Zeichens | Datum des Fotos und Zustandekommen des Verkaufs |
| Werbe- und Kampagnenunterlagen | Marketingtätigkeit und Reichweite | Veröffentlichung der Werbung im maßgeblichen Zeitraum |
| Lizenzvertrag | Quelle der Benutzungsbefugnis | Dass der Lizenznehmer tatsächlich benutzt hat |
| Dienstleistungsvertrag und Leistungsnachweis | Dass die Dienstleistung erbracht wurde | Ob sie unter der eingetragenen Marke erbracht wurde |
Bei der Vorbereitung von Unterlagen, die personenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, ist die Preisgabe unnötiger Informationen zu vermeiden. Eine Schwärzung in einem Maß, das den Beweiswert der Unterlage zunichtemacht, ist jedoch ebenfalls nachteilig. Gegebenenfalls werden verfahrensgemäße Anträge zur Vertraulichkeit und zur Akteneinsicht geprüft.
Der Verfallsantrag bei TÜRKPATENT
Inhalt des Antrags und Erwiderung der Gegenseite
Im Verfallsantrag werden die angegriffene Marke, der Antragsteller, der Verfallsgrund und die betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet; die erforderliche Gebühr und die erforderlichen Unterlagen werden vervollständigt. Die zwingenden Bestandteile nach Artikel 30/A der Verordnung sind wichtig. Bestimmte Mängel können dazu führen, dass der Antrag als nicht gestellt gilt, ohne dass eine gesonderte Aufforderung zur Ergänzung erfolgt. Der Antrag sollte daher nicht als bloßes Hochladen eines Schriftsatzes verstanden werden. [S2]
Der Verfallsantrag wird dem Markeninhaber mitgeteilt. Zu beachten sind die einmonatige Erwiderungsfrist nach Gesetz und Verordnung sowie die innerhalb der Frist beantragbare zusätzliche Frist von bis zu einem Monat. Es sollte nicht angenommen werden, dass die später einreichbaren Beweismittel unbegrenzt sind. Der Antragsteller wiederum sollte jede Unterlage des Markeninhabers daraufhin beurteilen, auf welchen Zeitraum und auf welche Waren oder Dienstleistungen sie sich konkret bezieht.
Einspruch gegen die Entscheidung und gerichtliche Kontrolle
Gegen die einschlägigen Entscheidungen des Amtes kann ein Einspruchsweg und anschließend gegen die Entscheidung der Kammer für Neuprüfung und Bewertung (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, YİDK) der Rechtsweg in Betracht kommen. Der Einspruch gegen die Entscheidung des Amtes und die Klage gegen die Entscheidung der YİDK sind getrennte Stufen. Im Allgemeinen sind Zweimonatsfristen von Bedeutung; ihr Beginn richtet sich danach, wann die Entscheidung der betroffenen Person ordnungsgemäß zugestellt wurde. Sachlich und örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Entscheidungen der YİDK ist das Zivilgericht für geistiges Eigentum und gewerblichen Rechtsschutz in Ankara. [S1, S3]
Für Verfallsklagen, die vor dem 10. Januar 2024 bei den Gerichten erhoben wurden, wird die Übergangsregel gesondert geprüft. Dass der Verfall in einer älteren Entscheidung des Kassationshofs vor Gericht verhandelt wurde, zeigt nicht, dass ein neuer Antrag heute an dieselbe Stelle gerichtet werden kann.
Eine tatsächliche Entscheidung: Warum wurde die Vorlage weniger Rechnungen nicht als ausreichend angesehen?
In der Entscheidung des 11. Zivilsenats des Kassationshofs vom 5. September 2024, E.2023/4111, K.2024/6054, wurden die Benutzungsnachweise in einem Streit um COMPUTEST-Marken geprüft. In dem Verfahren wurde angenommen, dass der begrenzte Rechnungsinhalt für den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum die ernsthafte Benutzung für die streitigen Dienstleistungen nicht belegt, und das Ergebnis des regionalen Berufungsgerichts wurde bestätigt. [K1]
Der praktische Wert der Entscheidung liegt nicht darin, dass sie besagt, eine bestimmte Zahl von Rechnungen sei in allen Akten unzureichend. Die Unterlage muss mit dem richtigen Zeitraum, der richtigen Marke und der richtigen Dienstleistung verknüpft werden. Dass die Klage in der Vergangenheit vor Gericht erhoben wurde, ist auch gesondert von der heutigen Verfallsbefugnis der Verwaltung zu beurteilen. Die Entscheidung sollte nicht so gelesen werden, dass jeder Antrag wegen Nichtbenutzung angenommen werde oder dass zwei Rechnungen in keiner Branche einen Wert hätten.
Was bei einer Nichtigkeitsklage zu beachten ist
Stillschweigen und Bösgläubigkeit
Hat der Inhaber der älteren Marke fünf aufeinanderfolgende Jahre geschwiegen, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die spätere Marke benutzt wird, kann ihm bei einem Nichtigkeitsantrag nach Art. 25/6 SMK ein Hindernis entgegenstehen. Eine bösgläubige spätere Eintragung bildet die Ausnahme. Diese Regelung sollte nicht als allgemeine fünfjährige Klagefrist dargestellt werden, die für jeden Nichtigkeitsgrund gilt.
Wann die Kenntnis erlangt wurde, kann anhand des Schriftverkehrs zwischen den Parteien, von Aufforderungsschreiben (ihtar), Vertriebsbeziehungen oder früheren Streitigkeiten erörtert werden. Allein deshalb, weil der Registereintrag für jedermann einsehbar ist, wird in allen konkreten Akten nicht gleichermaßen tatsächliche Kenntnis angenommen.
Benutzungseinrede und die richtige Partei
In manchen Nichtigkeitsklagen, die auf eine ältere Marke gestützt sind, kann der Beklagte nach Art. 25/7 SMK den Nachweis der Benutzung verlangen. Neben dem Zeitraum vor dem Klagetag kann auch hinsichtlich des Anmelde- oder Prioritätstags der späteren Marke ein gesonderter Benutzungszeitraum in Betracht kommen. Die bloße Vorlage aktueller Verkaufsunterlagen reicht deshalb möglicherweise nicht aus.
Die Übertragung der Marke während des Verfahrens, eine Änderung des Registereintrags oder das Vorhandensein mehrerer Marken erfordern eine Prüfung der Parteien und des Antrags. Dass eines der Unternehmen einer Gruppe Markeninhaber ist, verleiht einem anderen Gruppenunternehmen nicht von selbst dasselbe Klagerecht. Die Befugnis des Lizenznehmers wird gesondert im Rahmen von Vertrag und Gesetz behandelt.
Die Wirkung der Löschung aus dem Register auf vergangene Vorgänge
Die Nichtigkeit entfaltet ihre Wirkung in der Regel ab dem Markenanmeldetag. Der Verfall wirkt dagegen in der Regel ab dem Tag des Antrags; wird geltend gemacht und bewiesen, dass der Verfallsgrund früher eingetreten ist, kann eine Wirkung auf einen früheren Zeitpunkt verlangt werden. Diese Unterscheidung ist bei der Beurteilung von Lizenzgebühren aus der Vergangenheit oder von Verletzungsansprüchen von Bedeutung.
Art. 27 SMK enthält Ausnahmen für rechtskräftige und vollstreckte Entscheidungen sowie für zuvor geschlossene und erfüllte Verträge. Es lässt sich daher nicht sagen, dass jeder für eine aus dem Register gelöschte Marke gezahlte Betrag automatisch zurückgefordert wird. Bösgläubigkeit, Billigkeit und die einschlägigen Ausnahmen werden im konkreten Fall geprüft. Ebenso beseitigt eine Verfallsentscheidung nicht von selbst den Domainnamen, die Firma oder das Design des Unternehmens.
Fazit
Wer eine Marke aus dem Register löschen lassen möchte, sollte zunächst feststellen, ob die Rechtswidrigkeit von Anfang an bestand oder erst später entstanden ist. Anschließend sind die richtige Stelle, der Umfang der Waren und Dienstleistungen, der Zeitraum und der Beweisplan festzulegen. Für den Markeninhaber genügt es nicht, die Eintragungsurkunde aufzubewahren; es muss ein geordnetes Archiv aufgebaut werden, das zeigt, wie die Marke tatsächlich benutzt wird. Die gemeinsame Prüfung von Register und Zustellungsunterlagen vor der Antragstellung ist entscheidend, um Verfahrensfehler zu vermeiden.
Verwandte Beiträge: Widerspruch gegen eine Markenanmeldung: Frist, Verwechslungsgefahr und Benutzungsnachweis; Markenverletzung: Unterlassung unbefugter Benutzung und Schadensersatz; Domainstreitigkeiten: .tr-Anträge, UDRP und Rückerlangung eines Domainnamens.
Häufig gestellte Fragen
Wird eine seit fünf Jahren nicht benutzte Marke automatisch gelöscht?
Nein. Erforderlich sind ein Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung und die entsprechende Prüfung. Der Markeninhaber kann die ernsthafte Benutzung oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung geltend machen.
Kann eine Markenverfallsklage nicht mehr vor Gericht erhoben werden?
Für neue Verfallsanträge ist seit dem 10. Januar 2024 TÜRKPATENT zuständig. Früher erhobene Klagen, Nichtigkeitsklagen und die gerichtliche Kontrolle von Entscheidungen des Amtes sind gesonderte Themen.
Genügt es als Benutzungsnachweis, dass die Marke im Internet erscheint?
Nicht in jedem Fall für sich allein. Datum, Bezug zum türkischen Markt, geschäftliche Tätigkeit, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und die Ernsthaftigkeit der Benutzung werden gemeinsam geprüft.
Ist die Marke vollständig geschützt, wenn sie nur für einige Produkte benutzt wird?
Je nach Umfang der Benutzung kommt ein teilweiser Verfall oder ein teilweiser Schutz in Betracht. Es sollte nicht erwartet werden, dass sich die Benutzung für eine Ware automatisch auf alle Klassen erstreckt.
Quellen und rechtliche Grundlagen
- Gesetz Nr. 6769 über das gewerbliche Eigentum (Sınai Mülkiyet Kanunu), insbesondere Art. 9, 25–27, 156, 192 und vorläufiger Art. 4. Rechtsvorschriftenverzeichnis von TÜRKPATENT; zugängliche Artikeltexte.
- Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik), Art. 30/A. Änderungstext von TÜRKPATENT.
- Gesetz Nr. 5000, Art. 15/C. Zugänglicher Text.
- Kassationshof, 11. Zivilsenat (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi), 5. September 2024, E.2023/4111, K.2024/6054. Volltextnachweis — De Jure, gegebenenfalls ist ein Zugangskonto erforderlich; alternativer Entscheidungsnachweis. Die Begründung und der Ergebnisteil des Volltexts wurden geprüft.